DERECHO DE MARCAS (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura DERECHO MERCANTIL III
Año del apunte 2014
Páginas 22
Fecha de subida 09/11/2014
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RESUMEN Y APUNTES

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TEMA RIESGO DE CONFUSIÓN Sección 1ªDoctrina General El riesgo de confusión es una figura central del derecho de la competencia desleal y del derecho de marcas.
Una de las prohibiciones básicas que bloquean el acceso de una marca al Registro consiste en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anterior. Respecto a ello hay que considerar 3 cosas: - - - El art.6 b) de la Ley 17/2001, 7 de diciembre, de Marcas, según el cual no podrán registrarse como marcas los signos < que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el publico; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior>.
El art.34.2 b) de la misma ley, según el cual <el titular e una marca registrada puede prohibir que los terceros sin su consentimiento, utilicen en el trafico económico: cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la parca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca>.
El art.6.1 de la LCD tipifica que se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. A lo que añade que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.
Como apunte añadir que existe una europeización de la figura del riesgo de confusión, pues si bien es cierto que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en un primer momento declaró que de ello debían ocuparse los Tribunales de los Estados miembros, más adelante, a raíz de la aprobación de la Directiva 89/104/CE el TJUE enjuiciaba el riesgo de confusión desde una perspectiva comunitaria.
- Hay que advertir también de la existencia del Reglamento sobre la marca comunitaria Por otro lado, por lo que respecta a los factores determinantes del riesgo de confusión, se debe hacer hincapié a la figura del consumidor medio. Pues es desde la perspectiva de este sujeto que se aprecia el riesgo de confusión <riesgo de confusión en el publico, según el propio art.6.1b LM>.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la UE, en el caso <Lloyd> dictaminó que debemos tener en cuenta cuando hablamos de un consumidor medio: - Dicho sujeto rara vez tiene la posibilidad que comparar directamente las marcas, por lo que tendrá que confiar en la imagen imperfecta que tiene de las mismas en la memora.
- El nivel de atención del consumidor frente a las marcas no siempre es el mismo, pues dependerá de ante que categoría de productos o servicios nos encontremos, siendo la atención del consumidor mucho más elevada cuando el producto tiene un precio alto.
Cabe hablar de un caso concreto, el consumidor en el supuesto de las marcas farmaceutas. A través del caso TRAVATAN, originario de una solicitud de marca comunitaria. Una farmacéutica italiana quería registrar una marca con este nombre, pero se opuso a tal concesión, la farmacéutica TRIVASTAN francesa. Lo importante de este caso es que a raíz de ese litigio se discutió a que publico hay que tener en cuenta cuando hablamos de productos farmacéuticos, a los médicos y farmacéuticos o a los consumidores finales? Los solicitantes de TRAVATAN argumentaban que quien receta y recomienda el medicamento es el intermediario, por lo que el riesgo de confusión debe ser tenido en cuenta desde el prisma de este sujeto, sin embargo el Tribunal de Justicia acabó rechazando tal argumento sosteniendo que si bien el cierto que los intermediarios como profesionales de la salud pueden influir e incluso determinar la elección de los consumidores finales sobre un determinado producto farmacéutico, ello no excluye por si solo todo el riesgo de confusión para los consumidores por lo que respecta a la procedencia de los productos.
Las marcas fuertes ante el riesgo de confusión Se está haciendo referencia a las marcas notorias y renombradas. A día de hoy existe un principio europeo según el cual se considera que dichas marcas pueden ser muy sensibles al riesgo de confusión, por lo que hay que dotarlas de una protección reforzada, principio consagrado en la Directiva 89/104/CE.
Ante ello es procedente hacer otra vez referencia al caso <Lloyd> del Tribunal de Justicia, que sostuvo que para saber si una marca posee un elevado carácter distintivo se habrá de esta a: - Cualidades intrínsecas marca, cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica, la duración del uso de esta marca, la importancia de la sin versiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifican los productos o servicios atribuidos a una procedencia empresaria determinada gracias a la marca, así como estar a las declaraciones de las cámaras de comercio u otras asociaciones empresariales.
Sección 2ºLa semejanza de las marcas Uno de los requisitos indispensables para el riesgo de confusión es la semejanza de la marca anterior con el signo posterior. Para determinar si se produce se debe evaluar la semejanza entre ambos signos comparándolos en un triple plano: Gráfico, Fonético y Conceptual.
Es importante señalar además, que para determinar esta semejanza todo dependerá de la estructura del signo frente a las encontremos, por lo que habrá que analizar distintos supuestos: 1) 2) 3) 4) Comparación de las marcas simples Comparación marcas complejas Comparación marcas gráficas Comparación marcas mixta Antes de entrar detenidamente sobre ello es preciso hacer referencia a la dimensión conceptual de las marcas.
Para analizar este punto debemos diferenciar entre las marcas denominativas y las gráficas: a) Marcas denominativas: las denominaciones que son susceptibles de convertirse en marcas pueden tener un significa en el lenguaje común o carecer del mismo.
a. Marcas caprichosas o de fantasía: carecen de significado.
b. Marcas con significado: i. Sugestivas: ya porque aluden a la naturaleza o características del producto.
ii. Arbitrarias: marca cuyo significado no tiene relación con dicho producto.
Atendiendo a estas diferencias la comparación conceptual será posible cuando nos encontremos ante marcas consistentes en denominaciones sugestivas o arbitrarias, pero no será posible cuando estemos ante marcas caprichosas.
b) Marcas gráficas: a. Puramente gráficas: suscitan en la mente del público la imagen del signo utilizado como marca. El público no asocia la misma con ningún concepto.
i. Por lo que el criterio de la dimensión conceptual del signo es inaplicable a este tipo de marca.
b. Puramente figurativas: suscita en la mente una imagen visual y, al mismo tiempo, evoca un determinado concepto. En otras palabras, los consumidores designan la marca figurativa con el termino que utilizan para expresar del el concepto evocado por tal marca.
i. Para comparar estas marcas con otras se deben tener en cuenta las dos perspectivas: la gráfica y la conceptual.
Volviendo a los supuestos antes mencionados, se proceden a analizar: A) COMPARACIÓN MARCAS DENOMINATIVAS SIMPLES Las marcas denominativas simples son las que consisten en una sola palabra, ya sea de una silaba o de varias. Y este tipo de marca debe comprarse con arreglo a la pauta de la visión de conjunto, según la cual se comparará sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su unidad.
- El TS aplica esta pauta de visión de conjunto a la hora de decidir si son semejantes entre sí dos marcas simples.
Si se confrontan dos marcas simples, cabe advertir que la comparación de ellas desde el plano conceptual solo será posible cuando estemos ante marcas sugestivas o arbitrarias.
- Asimismo hay que advertir que la jurisprudencia del TJUE otorga un relieve decisivo a la dimensión conceptual de las denominaciones enfrentadas.
Comparación de las denominaciones en el plano fonético: para comparar fonéticamente se deben aplicar los siguientes criterios: a) La ordenación de las vocales: las marcas se consideraran semejantes cuando tengan vocales idénticas y situadas en el mismo orden.
a. Criterio que ha sido invocado por el TS en el caso de la marca solicitada <Valober> y la marca anterior <Valmopher> dictaminando que existía un acusado parecido que raya con la identidad fonética en los sólidos vocales, pues tanto en uno como en otro las vocales y son orden son iguales : A,E,O.
b) El relieve de las vocales integrantes de las denominaciones monosílabas: cuando nos encontramos ante un caso de una denominacion monosílaba hay que tener en cuenta una ST del TJUE: a. El titular de una marca llamada <Bit> (registrada para diferenciar cerveza) se opuso a que se concediera una marca comunitaria llamada <Bud>. Con las procedentes acciones judiciales, finalmente el TJUE declaro que las marcas contrapuestas no eran semejantes en el plano fonético, ya que las letras “i” “u” ocupaban un lugar insignificante en la pronunciación global de los términos “bit” y “bud”.
c) La importancia del factor tópico: al comparar las marcas simples debe otorgarse un valor destacado al dato de que sean dispares o coincidentes las silabas que encabezan las denominaciones, ya fuere para fundamentas la semejanza entre marcas o para descartarla.
a. TS: Mantuvo que la marca solicitada <Brionvega> no era semejante a la anterior <Vega>, ya que en la denominación Brionvega, las dos primeras silabas son muy características y tienen fuerza distintiva.
b. TS: Concluyó en otro caso que la marca solicitada <Curpiel>, si era semejante a la marca anterior <Cuerpel>.
B) COMPARACIÓN MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Estas son las formadas por dos o más palabras. En la comparación de estas marcas, también es aplicable la visión de conjunto descrita para las marcas denominativas simples. A tenor de ello es interesante traer a colación el caso Lloyd citado anteriormente en el que el TJUE estableció que rara vez el consumidor medio tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen perfecta que conserva en su memoria.
A la visión de conjunto debemos añadir la pauta del relieve, en el caso en que uno de los elementos de una marca compuesta sea idéntico o semejante a una marca anterior.
- Así una marca compuesta – que incorpora una marca anterior- deben considerarse similar a este si el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior.
C) COMPARACIÓN MARCAS GRÁFICAS a. Comparación marcas puramente gráficas Visión de conjunto: también es aplicable aquí el mismo, según el cual se debe examinar el impacto visual global que las correspondientes marcas producen en la mente de los consumidores.
- - A ello se debe añadir que este tipo de marcas, son fácilmente captadas por los consumidores, porque no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos.
Esta pauta implica que aunque sea posible mostrar algunas diferencias entre las marcas puramente graficas confrontadas, estás se consideraran semejantes cuando susciten una impresión visual idéntica o parecida en la mente del público.
Si estamos ante un caso en que las dos marcas enfrentadas tiene una estructura gráfica muy compleja, de manera que no solo tienen un grafico nuclear, sino que también tienen secundarios deberá prestarse más atención al elemento grafico dominante para hacer la comparación.
b. Comparación marcas figurativas La comparación de estas marcas debe hacerse desde el plano grafico y el conceptual.
Gráfico: en el plano grafico aplicaremos exactamente lo mismo que para las marcas puramente gráficas. Y si en este plano se observa que existe semejanza entre las marcas no será necesario analizar ya el plano conceptual.
Plano conceptual: se deberán examinar si los signos considerados evocan un concepto concreto idéntico o equivalente.
o El TSJUE, sentó jurisprudencia sobre este tema estableciendo que el riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación de la marca anterior debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el publico podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por si sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión.
 Es decir la dimensión conceptual de las marcas figurativas no es relevante por si sola para generar riesgo de confusión.
 Ojo, sin embargo esto solo sucede cuando el carácter distintivo de la marca es débil o normal, si la marca anterior fuere notoria estaríamos en otro supuesto.
o En esos casos si se tendrá en cuenta la dimensión conceptual.
c. Comparación de denominativas las marcas graficas con las marcas Antes nuestra jurisprudencia no admitía tal comparación, hasta que el TS la admitió tal comparación respecto a una marca denominativa con un signo figurativo.
D) COMPARACIÓN DE LAS MARCAS MIXTAS Marcas mixtas compuestas por una denominación y un elemento grafico o figurativo.
Predominio del elemento denominativo de las marcas mixtas: nuestro TS mantiene que al cotejas una marca mixta con otra marca, debe tenerse en cuenta que en la marca mixta el componente denominativo prevalece sobre el gráfico. Este criterio también es utilizado por el TJUE.
El desplazamiento del elemento figurativo a un primer plano: El predominio del elemento denominativo dejar de tener lugar cuando concurren ciertas circunstancias que implican el carácter dominante del elemento gráfico o figurativo, como pudiere ser cuando el componente denominativo de la marca consista en una palabra genérica.
- Ej: imagina una marca que gráfica que contiene la palabra Capuccino, aquí pasara a tener importancia el grafico.
Para darle un ejemplo de jurisprudencia podemos citar la sentencia del Tribunal de Justicia que dictamino en el caso de la marca mixta <La española> el elemento dominante era el elemento figurativo.
Sección 3ª La similitud de los productos o servicios Nuestros tribunales han relegado a un segundo plano el factor de la similitud de productos y es por ello que no han formulado un conjunto completo de pautas para determinar si son similares los productos o servicios comparados. Aunque si que ha establecido alguna que otra pauta: a) La similitud no depende del dato de que los productos estén encuadrados en la misma clase o diferentes clases del Nomenclátor internacional.
b) Al apreciarse la similitud debe tenerse en cuenta la naturaleza y la finalidad de los productos enfrentados.
El TJUE utiliza: - La naturaleza productos Destino Utilización Carácter competidor Carácter complementario Sección 4º Riesgo de asociación Esta figura tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal de Benelux, según la cual si un signo es susceptible de provocar asociaciones con una marca, el público establecer una conexión entre el signo y la marca incluso cuando no atribuya un mismo origen empresarial al signo y a la marca.
- La directiva 89/104/CE introduce el riesgo de asociación, tanto al enunciar las causas de denegación como las de nulidad relativa (art.4.1 b) directiva), como para determinar el contenido de la marca, art. 5.1 b) o 4.1 bEl registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.
o - 5.1b1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo: de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
Asimismo la nueva Ley de marcas de 2001, la anterior regulaba el riesgo de asociación pero en total discrepancia con la directa, ha eliminado dichas discrepancias y ha traspuesto la directiva plenamente.
TEMA POSICIÓN JURÍDICA TITULAR DE LA MARCA 1) EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA El art.34 de la LM reconoce, al igual que los restantes derecho de propiedad industrial, a su titular el derecho exclusivo para utilizarla en el tráfico económico*.
Dimensión positiva del derecho exclusivo sobre la marca: art. 34.1, el registro de la marca confiere a su titular derecho exclusivo…. Idem*. Según el TS este implica: 1) Facultad de aplicar la marca al producto 2) De poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca 3) Facultad de emplear la marca en la publicidad.
Dimensión negativa del derecho exclusivo sobre la marca: es el núcleo del derecho sobre la marca. Esta dimensión es más amplia que la positiva porque se extiende no solo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados en relación con productos idénticos o similares.
- Art.34.2 El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
- Art.5.1 Directiva Igual que el apartado a y b del art. 34.2.
Se debe añadir en referencia a estos dos artículos, que el alcance del ius prohibendi conferido al titular está sujeto a una tesis extensiva, que no restrictiva del mismo.
2) FACULTADES DEL TITULAR DE LA MARCA El apartado 3 del art.34 LM anuncia las facultades concretas en que se ramifica la dimensión negativa del derecho subjetivo sobre la marca, que coincide parcialmente con el art.5.3 Directiva.
34.3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.
- Esta última facultad es la que consiste en reprimir los actos de violación indirecta de la marca. Sin embargo a diferencia del art.51.1 Ley Patentes, aquí la infracción indirecta está sujeta a un requisito objetivo, que en patentes es subjetivo.
- Estamos ante la posibilidad de que los medios de identificación u ornamentación portadores del signo sean utilizados para realizar los actos de infracción directa de la marca previstos por las letras a), b), c), d) y e) del art.34.3.
La agregación de una marca en el comercio: Art.34.4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.
- Este artículo está dirigido al comerciante o distribuidor que revende al público los productos portadores de la marca del fabricante.
3) REPRODUCCION MARCA EN DICCIONARIOS Artículo 35 <Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada>.
o o La marca corre el riesgo de vulgarizarse, es decir de convertirse en la denominación usual del producto la profesora en clase dijo que esto era un límite al contenido derecho de marca.
Es necesario que el modo de reproducir la marca registrada en tal tipo de obra provoque en el lector medio una impresión engañosa, impresión de que la denominación constitutiva de la marca es la palabra que usualmente se utiliza para designar los correspondientes productos o servicios.
4) PROTECCIÓN SOLICITUD DE LA MARCA Es necesario advertir que el derecho de exclusiva de la marca nace el dia en que se publica en el BOPI la concesión de la misma, pues antes de ello no cabe invocar ante terceros el ius prohibendi (Art.38.1 LM).
Sin embargo, la solicitud de la marca también tiene cierta protección, pues el solicitante puede: - - Entablar oposición contra una solicitud posterior de una marca idéntica que designe productos o servicios idénticos, así como contra la solicitud posterior de una marca semejante que designe productos similares.
Exigir una indemnización a los terceros que usen una marca idéntica o confundible con la marca solicitada.
o Esta facultad es ejercitable erga ommes a partir del día que se publica solicitud BOPI, y antes de que se publique es ejercitable únicamente frente a la persona que se hubiere notificado la presentación solicitud marca.
5) LIMITACIONES DEL DERECHO SOBRE LA MARCA En primer lugar, tanto en la Directiva 89/104/CE (art.6), como en el Reglamento(Art.12) sobre la marca comunitaria se limitan el ius prohibendi conferido al titular de la marca de manera que el derecho conferido no le permitirá que prohíba a los terceros el uso, en el trafico económico de: - Su nombre y dirección De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfico, época de la obtención del producto o de la prestación del servicio.
De la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio en particular como accesorios o recambios.
(Todo ello siempre que este uso se realice conforme a prácticas leales) Todo esto está contenido en el art.37 LM.
El uso de una marca ajena en la publicidad comparativa: En el ius prohibendi antes mencionado según el cual, art.34 c), el titular de una marca registrada podrá prohibir que los terceros utilicen un signo idéntico o confundible con la marca en los documentos mercantiles y en la publicidad no podrá ejercitarse en un supuesto excepcional que tratamos a continuación bajo.
- La regulación de la publicidad comparativa en la UE, hoy en día está fijado en el art.4 de la Directiva 2006/114/ce según el cual la publicidad comparativa estará permitida cuando cumpla una serie de condiciones: o o o o o o o o Que no sea engañosa.
Que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad Que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, en las que puede incluirse el precio.
Que no desacredito ni denigre marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes servicios, actividades o circunstancias de algún competidor.
Que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación.
Que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo Que no presente un bien o servicio como imitación o replica de un bien o servicio con una marca o nombre comercial protegidos.
Que no dé lugar a confusión entre comerciantes 6) EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA Constituye una limitación fundamental del derecho de marca el denominado "agotamiento del derecho", que consiste en que una vez que el producto marcado ha sido introducido en el mercado por el titular de la marca o con su autorización, ese producto marcado es de libre comercio dentro del mercado. El agotamiento se produce para todo el mercado de la UE, tanto si el producto marcado se ha introducido en el mercado español como en el mercado de cualquiera de los Estados miembros. Esto significa que el titular de una marca que ha introducido el producto o servicio marcado en el mercado español o comunitario no puede ejercitar acciones derivadas de las marcas de las que sea titular en los distintos países comunitarios para impedir la libre circulación de ese producto (arts. 36 LM y 13 RMC). Por el contrario la comercialización fuera de la UE del producto marcado con el consentimiento del titular de la marca no produce el agotamiento del derecho para la comercialización en la UE (STJCE 1998).
Excepciónart.36.2 LM.<El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización>.
A diferencia de lo que sucede en el derecho de patentes y en el derecho de diseños donde el principio de agotamiento rige de manera absoluta, en el derecho de marcas dicho principio tiene una vigencia relativa, pudiendo reavivarse el ius prohibendi del titular de la marca en determinados supuestos excepcionales.
La norma transcrita contiene una cláusula general (existencia de motivos justificativos) y al mismo tiempo un caso concreto (modificación o alteración del estado delos productos).
TEMA ACCIONES JUDICIALES Con carácter general el titular de una marca registrada puede ejercitar acciones civiles o penales ante los Tribunales ordinarios para exigir cualesquiera medidas que estime necesarias para la salvaguardia de su derecho exclusivo (art. 40 LM).
La LM admite, además, expresamente que los litigios sobre violación de marcas puedan someterse a arbitraje (art. 40 LM).
Así pues la enumeración de acciones civiles que se contiene en el art. 41 LM no es exhaustiva.
1) LA ACCIÓN CESATORIA Es una acción de origen jurisprudencia, actualmente regulada en el art.41.1 a). Si se ejercita esta acción el titular de la marca no tiene que demostrar que el demandado ha actuado dolosa o negligente mente, pues a diferencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios, la de cesación no presupone la concurrencia de requisitos subjetivos en el infractor.
La acción de cesación a lo que está sujeta, es a dos requisitos objetivos: a) Que el demandado haya realizado uno o varios actos de infracción de la marca.
b) Que exista un riesgo de repetición de estos actos.
La sujeción a ambos es lo que la permite diferenciar de la acción de prohibición, en la que no es necesario que el demandante pruebe la existencia de un riesgo de repetición de actos anteriores de infracción de la marca, pues solo tiene que probar la existencia del riesgo de que el demandado vaya a efectuar un acto de violación de la marca.
- Si bien es cierto que la LM no regula dicha acción, es igualmente posible ejercitarla en aplicación analógica de la norma contenida en el art.18 LCD.
Siguiendo con la acción de cesación, en el núcleo de la demandada el petitum será que cesen los actos del demandado que lesionan el derecho sobre la marca, pero además de esto, el titular de la marca puede solicitar la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, como por ejemplo que se retiren del trafico económico los productos, embalajes, etiquetas en que se haya materializado la violación del derecho de marca.
Prescripción: al igual que las demás acciones civiles derivadas del derecho de marca, art.45 LM, prescribe a los 5 años. ¿Desde cuando? Desde que el titular de la marca tuvo conocimiento de la violación de la misma, así como de la identidad del infractor. A ello se debe añadir que el cómputo del plazo no llegara hasta que la actividad infractora concluya.
2) LA ACCIÓN DE REMOCIÓN Nuestra LM no utiliza el término de acción de remoción, sin embargo tanto: a) las medidas contempladas en el inciso 2º de la letra c) del art.41.1 <art.41.1c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.> b) Como la publicación de la sentencia prevista en el art.41.1 e)Ç: publicación st a costa demandado mediante anuncios y notificacions personales a las persones interessades.
Ambas son medidas que tienen a eliminar los efectos derivados de la infracción de la marca. Y la acción de remoción tiene por objeto eliminar estos efectos.
Sin embargo hay que hacer una precisión y diferenciar dos supuestos: o o En el caso en que los productos o materiales portadoras de la marca que se encuentran en posesión del infractor, la retirada del trafico económico de los mismos constituye una medida a orientada a reforzar la orden de cesación.
Sin embargo, en el caso en que los productos o materiales portadores de la marca estén en posesión de un tercero revendedor, retirar del trafico estos productos es una medida típica del la acción de remoción.
Norma implantada por el art.41.3 ( Ley 34/2002 Servicios sociedad e información y del comercio electrónico) Hablo de ello en clase brevemente!  Este artículo introducido prevé que las medidas para la cesación o la remoción de las infracciones deberán ser objetivas, proporcionales y no discriminatorias y que podrán entablarse aunque los actos de los intermediarios ( como por ej.los proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir por dicha red datos facilitados por el destinatario del servicio)no constituyan en si mismo una infracción.
3) LAS MEDIDAS CAUTELARES La LM no regula expresamente dichas medidas, sin embargo en su disposición adicional 1ª establece que será de aplicación las normas de la LP.
Artículo 134 LPSe podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes: 1.ª La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos. Medida cautelar 1.ª del artículo 134 redactada por el apartado cuatro del artículo tercero de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios («B.O.E.» 6 junio).Vigencia: 7 junio 2006 2.ª La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
3.ª El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.
4.ª Las anotaciones registrales que procedan.
4) LA ACCION DE INDEMINAZION Presupuestos ejercicio de la acción art.42 La acción de indemnización de daños y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar el acto o actos de violación de la marca - - Responsabilidad objetiva (responden en todo caso) los infractores que realicen: o Poner el signo en los productos o en su presentación o Poner el signo en los envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio.
o quien suprime la marca del producto o servicio sin consentimiento del titular, puesto que esa actuación siempre se realiza mediando culpa o negligencia o El infractor también responde asi cuando la marca infringida es notoroia o renombrada En los restantes supuestos en infractor solo responde de los daños y perjuicios causados cuando a actuado de manera culposa o negligente.
Criterios determinantes del quantum de la indemnización43 Los daños y perjuicios que pueden reclamarse al infractor: los correspondientes a las pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener; el perjuicio al prestigio de la marca, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquéllos en el mercado (art. 43 LM) así como los gastos de investigación para obtener pruebas de la violación de la marca (art. 43.1 LM), la indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido sin que el infractor cumpla la condena de cesar en su violación de la marca.
El otro criterio previsto para fijar la indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado (Directiva 2004/48/CE, incorporada por la Ley 19/2006) que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (art. 43.2.b LM, según la Ley 19/ 2006).
La LM fija una indemnización legal mínima, cuya cuantía no es preciso probar, consistente en el uno por 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Por supuesto, el titular de la marca podrá exigir una indemnización superior, pero los daños y perjuicios que reclame por encima del mínimo legal fijado deberá probarlos (art. 43.5 LM).
Sólo se pueden exigir los daños y perjuicios correspondientes a los actos de violación realizados durante los 5 años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 45.2 LM).
5) LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO El art.18 LCD otorga al perjudicado por un acto de competencia desleal la denominada acción de enriquecimiento injusto, la cual podrá ejercitarse cuando el acto de competencia desleal lesione una posición amparada por un derecho de exclusiva.
- - Concretamente respecto a las marcas, el titular mediante el art.18.6 puede entablar la acción de enriquecimiento cuando concurran dos requisitos: o El infractor lesione la posición exclusiva detentada por el titular de la marca o Cuando realice actos de competencia desleal.
La infracción de la marca implica un acto de confusión prohibido por el art.6 LCD.
En caso de marcas renombrada el infractor que realiza el acto de competencia desleal mediante en la explotación ajena que contempla el art.12 LCD.
Que puede reclamar el titular de la marca al infractor? a) El lucro emergente (enriquecimiento positivo) o bien b) El lucro cesante (abono enriquecimiento negativo).
c) TEMA COTITULARIDAD, CESIÓN Y LICENCIA DE LA MARCA 1) COTITULARIDAD La marca o su solicitud puede pertenecer pro indiviso a varias personas.: - - - La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en la LM apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes.
La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el art. 398 del CC.
Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos.
En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se - llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas.
La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho. (art. 46 LM) 2) CESIÓN Carlos la profesora en clase dijo que dejáramos este tema, que nos centráramos en las licencias.
3) LICENCIAS Antes de precisar el tipo de licencias, hay que advertir que la licencia de marca es un contrato que genera obligaciones duraderas, de manera que si nada pactan las partes, el titular de una licencia tiene derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro.
- Es por ello recomendable que, como la vida legal de la marca puede prolongarse indefinidamente, los contratantes pacten expresamente la duración de la licencia, para que no se aplique la presunción iuris tantum, de duración indefinida de la licencia.
Otro dato importante es que, a diferencia del derecho de patentes, aquí no existen las licencias obligatorias ni las de pleno derecho, y además aquí no se exige la forma escrita.
Clases licencia: el art.48.1 diferencia entre: a) Licencia global comprende la totalidad de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca.
b) Licencia parcialabarca solo una parte de los correspondientes productos o servicios.
Presunción (iuris tantum) art.48.4 se presume la licencia global si no se pacta la parcialidad, de manera que el licenciatario tendrá derecho a utilizar la marca en relación con todos los productos o servicios para los cuales figure registrada.
a) Licencia extensiva a todo el territorio español.
b) Licencia limitada parte territorio española.
Presunción (ídem) art.48.4 si nada se pactare se presume extensiva a todo el territorio.
a) Licencia exclusiva: el titular marca se obliga a no concecer mas licencias en la zona contractualmente asignada al licenciatario b) Licencia no exclusiva: se otorga al licenciatario la facultad de usar la marca, pero se reserva la facultad de utilizar directamente la marca y de conceder ulteriores licencias.
Presunción (ídem) art.48.5no es exclusiva salvo pacto en contra.
Posiciones jurídicas de las partes: a) Licenciante, tiene la obligación de: a. Autorizar al licenciatario para que use la marca licenciada en la distribución y publicidad de los correspondientes productos o servicios.
b. Mantener en vigor la marca, procediendo en su caso, a renovarla.
c. Según la licencia ante la que estemos, entablar correspondientes acciones contra terceros que violen el derecho sobre la marca.
d. Velar por la conservación valor competitivo marca b) Licenciatario a. Pagar canon o royalty.
b. Cumplir con las obligaciones que haya adquirido en relación con el uso de la marca.
Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.
TEMA USO OBLIGATORIO MARCA REGISTRADA El art.39 califica el uso obligatorio de la marca con un doble adjetivo: la marca tiene que ser objeto de un <uso efectivo y real>. Hay que recordar que en el diseño el titular no tiene la carga de usarlo, aquí si. Y si no se utiliza la marca caduca por falta de uso.
- La Directiva 89/104/CE sin embargo habla de <uso efectivo>.
Ni la LM ni la Directiva definen los usos idóneos sino que emplean dicha formula abierta.
Se procede a citar algunos actos que ejemplifican el uso idóneo: 1) Venta de producto o prestación de servicios bajo la marca 2) Uso publicitario marca 3) Ventas de sondeo Artículo 39 Uso de la marca 1.Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.
2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.
b) La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.
3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.
4. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.
Causas justificativas de falta de uso: el titular de la marca puede exonerarse del cumplimiento de tal carga.
- - El Acuerdo parís art.5.1 establece que si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de inacción.
Art-39.4 LM <Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada>.
TEMA NULIDAD Y CADUCIDAD NULIDAD a) Causas de nulidad absoluta (Art.51): a. Nulidad basada en la falta de legitimación del solicitante de la marca: esta causa de nulidad se funda en la falta inicial de legitimación del solicitante, a diferencia de la causa de caducidad que implica la perdida de la legitimación en un acontecimiento posterior a la presentación solicitud.
b. Nulidad basada en que la marca registrada infringe alguna de las prohibiciones absolutas: i. Nulidad originada por circunstancia de que la marca registrada no reúne requisitos impuestos por art.4.1 (aptitud distintiva y susceptibilidad de representación grafica. Esta causa es insanable.
ii. Nulidad originada por la circunstancia de que la marca infringe alguna de las prohibiciones absolutas concernientes a los signos carentes de carácter distintivo, descriptivo o habituale. Esta es subsanable.
iii. Porque la marca infrange las prohibiciones absolutas art.5 LM c. Nulidad basada en la mala fe del solicitante marca.
Imprescriptibilidad acción nulidad (Art.51.2) Carácter distintivo sobrevenido (art.51.3) < La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento>.
b) Causas nulidad relativa(art.52.1) a. Nulidad basada en la existencia de signos anteriores b. Basada en la prexistencia de bienes de la personalidad o creaciones jurídicas protegidas: i. Que la marca esté constituida por el nombre civil o la imagen que identifique una persona distinta del titular.
ii. O, que este constituida por el nombre, apellido o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del titular marca.
iii. O, que consista en un signo que reproduce, imita o transforma una creación protegida por un derecho de autor o por un derecho de propiedad industrial.
Acción declarativa nulidad: El art.59 diferencia dos casos.
- - Acción nulidad absoluta puede ser ejercitada por: o Oficina Española de Patentes y Marcas o Cualquier personas física o jurídica que resulte afectada u ostente un derecho subjetivo o interés legitimo o Cualquier agrupación constituida para la representación de intereses de fabricantes, productos, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores siempre que la agrupación resulte afecta u ostente un derecho subjetivo u interés legitimo.
Acción nulidad relativa: o En el supuesto de que la marca haya sido registrada infringiendo los derechos de los titulares de signos distintivos anteriores o del titular de un anterior derecho de autor o de propiedad industrialtan solo legitimados los titulares de derecho anteriores afectados.
o En el supuesto de que haya sido registrada infringiendo un derecho de personalidadlegitimadas tanto las personas directamente afectadas como sus causahabientes.
En el caso de que una acción de nulidad de una marca posterior se base en la existencia de una anterior, que lleve al menos 5 años registrada en el momento presentación demanda, el demandado puede alegar la excepción de falta de uno de la marca demandante.
- Será a cargo del demandante la prueba de un uso efectivo y real.+ No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiere sido parte en el mismo.
Consecuencias nulidad: (art.54) - El registro de la marca no fue nunca valido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo origino han tenido nunca efectos, en la medida que hubiere sido declarada la nulidad.
o A ello se debe añadir que, en aras a la seguridad jurídica, el art.54.2, Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará: a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.
Asimismo la sentencia que declare la nulidad, tiene eficacia erga omnes y será necesario que la oficina de patentes proceda a cancelar el registro.
Nulidad parcial (art.60) es posible en el caso de si la causa de nulidad que existe es tan solo para una parte de los productos o servicios cubiertos por el registro, de manera que los efectos nulidad solo se extenderán a esto.
La denominada prescripción por tolerancia: la profesora dijo que hasta ahora era una figura rara en derecho español.
- Regulada en el art.52.2 LM, aunque no bajo una nomenclatura designada.
Regulada en el art.53 Reglamento (CE) un,40/94 sobre la marca comunitaria Presupuestos de esta figura: 1) Inactividad del titular de la marca anterior durante 5 años.
2) El titular de la marca anterior debe hacer permanecido inactivo teniendo conocimiento de que un tercero realizaba actividades infractoras de la marca anterior.
3) Tolerancia, de manera que el titular de la marca posterior tiene que haber usado de modo efectivo la marca durante 5 años, es decir, durante el periodo en que ha permanecido inactivo conscientemente el titular marca anterior.
¿A que afecta esta figura? 1) A la acción de cesación de manera que es la prescrip. tolerancia aplicable al ejercicio tardío de esta acción por parte de del titular de una marca anterior.
a. Es decir no estamos ante un caso en que la denominada prescripción por tolerancia provoque la consolidación erga omnes de la marca posterior sino que lo que pasa es que se limita el ejercicio del titular de la marca anterior, concretamente sus acciones.
2) La prescripción por tolerancia no solo entra en juego frente al titular de la marca anterior, sino que también frente al titular de un nombre comercial anterior y frente al titular de un derecho anterior, como por ejemplo el caso del nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
CADUCIDAD A diferencia de la nulidad, la caducidad de la marca implica que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce. Cabe distinguir dos grupos de causas de caducidad, según resulten o no de la voluntad del propio titular.
- Causas que resultan directamente de la voluntad del titular de la marca o la renuncia o falta de renovación.
En ambos casos corresponde a la Oficina de Marcas, a la OEPM para las marcas nacionales y a la OAMI para las marcas comunitarias, declarar la caducidad por esas causas.
- Causas de caducidad que no resultan directamente de un acto u omisión voluntarios del titular de la marca son las siguientes: o Falta de uso de la marca  De acuerdo con el art. 39 LM, si en el plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productores o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de 5 años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la LM, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. En consideración a todo ello, también tendrán la consideración de uso:  El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.
 La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.
 Finalmente también se reputaran usadas por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.
 Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.
o Genericidad sobrevenida de la marca por una actuación negligente del titular, o Inducción a error a los consumidores como consecuencia del uso que hace de la marca su titular; o Pérdida por el titular de los requisitos que le legitimaban para ser titular de la marca, por razones de nacionalidad, domicilio o sede de su establecimiento mercantil.
En todos estos casos de caducidad en sentido estricto, la caducidad tiene que ser declarada por los Tribunales ordinarios en el caso de las marcas nacionales, debiendo notificarse la sentencia firme a la OEPM para que proceda a la cancelación de la marca inscrita (art. 61 LM) y la declaración de caducidad de la marca comunitaria deberá ser pronunciada por la OAMI (art. 55 RMC), pero podrá ser declarada por los tribunales de marca comunitaria (en España los Tribunales de lo mercantil de Alicante), cuando se haya presentado ante ellos una demanda reconvencional en la que se solicite esa declaración de caducidad (arts. 91 y ss. en particular 96, RMC)..
Caducidad parcial es posible en las mismas condiciones nulidad (Art.60LMÇ) Artículo 55 Caducidad 1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.
b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.
d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley.
Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento.
En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales.
2. Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Serán de aplicación al efecto retroactivo de la caducidad las previsiones establecidas en el apartado 2 del artículo 54 de esta Ley.
TEMA PROTECCION REFORZADA MARCA RENOMBRADA Un factor que incide de manera decisiva para delimitar el ámbito de protección de las marcas es el hecho de que se trate de marcas notorias o renombradas.
- Marcas notorias: aquellas que son ampliamente conocidas en el sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas - Marcas renombradas: son conocidas por el público en general y no sólo dentro de un sector determinado del mercado. Por lo tanto todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias (art. 8 LM).
Si la marca notoria o renombrada está registrada, tiene una protección ampliada, puesto que esa protección no estará limitada por el principio de especialidad. Esto significa que la protección se amplía a productos o servicios distintos de los utilizados por la marca notoria o renombrada, extendiéndose a los sectores que comprenda la notoriedad o a todos los sectores si la marca es renombrada.
- Esa protección ampliada se aplica tanto para la aplicación de la prohibición relativa de registro de otras marcas posteriores, que se puede hacer valer mediante la oposición o la acción de nulidad, como a efectos del ejercicio de la acción de violación de la marca [arts. 8 y 34.2 c) LM y 8.5 y 9.1 c) RMC].
La marca notoria o renombrada no registrada tiene protección legal a pesar de no estar registrada, pero esa protección se limita a los productos o servicios similares a aquellos para los que se utiliza la marca notoria o renombrada. Es decir que para la protección de las marcas notorias o renombradas no registradas, sí que se aplica el principio de especialidad de la marca.
Por lo demás el carácter notorio o renombrado de la marca, tanto si está registrada o no lo está, debe tenerse en cuenta:  Para permitir la protección como marca de un signo originariamente genérico "secondary meaning",  Para juzgar con criterios más estrictos el riesgo de confusión,  Para hacer responsables a todos los infractores de los daños y perjuicios causados por la violación de la marca, al presumirse "iuris et de iure" que han actuado con culpa o negligencia (art. 42.2 LM),  Para fijar la indemnización de daños y perjuicios por violación de la marca (art.
43.3 LM), especialmente por el daño causado al prestigio de la misma; y,  Para considerar que el registro de una marca ajena notoria o renombrada se hace de mala fe, razón por la cual adolece de una causa de nulidad absoluta que da lugar a una acción imprescriptible de nulidad (art. 51.1 y 51.2 LM).
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