DCPI - Tema 2 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual
Año del apunte 2015
Páginas 22
Fecha de subida 17/04/2016
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TEMA 2 - LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. (MARCAS): 1. NORMAS E INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN: Legislación: Triple fuente normativa: • Nacional: Ley 17/2011, de 7 de diciembre de Marcas. • Comunitario: o Directivas de marcas; o Reglamento de la marca comunitaria. • Internacional: CUP/ADPIC Instituciones para la protección jurídica de los signos distintivos: • Marcas: para identificar un producto o servicio. • Nombres comerciales: identificar a un sujeto en el mercado • Rótulo de Establecimiento: lo que se realiza en un establecimiento. La mayoría (art. 74 de la Ley de Marcas) de disposiciones de marcas pueden aplicarse también a los nombres comerciales. Aunque nos centraremos sobretodo en las marcas. 2. CONCEPTO DE MARCA: Qué es una marca? Una marca es un signo distintivo. Que según la definición aportada por el art. 4 de la LM es “todo signo distintivo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras (art. 4 LM). Listado abierto de signos que pueden constituir marca: Art. 4.2 LM: Todo signo puede constituir una marca? Nos remitimos al derecho comunitario: signos que pueden constituir una marca: • Art. 2 DM: “Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras –incluidos los nombre de las personas-, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su representación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”. • Art. 4 RMC: “Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”. 3. ELEMENTOS DE LA MARCA (elemento funcional / formal): - Elemento funcional: 2 aspectos o requisitos clave dentro de la marca: • Debe ser un signo; • Que ese signo cumpla con la función esencial e indiscutida de la marca: identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas. o Esta cualidad diferenciada de la marca debe concurrir en un doble plano: plano abstracto y plano concreto. - Elemento formal: hay una exigencia clara en la Ley de Marcas: la representación gráfica de la marca. (La marca debe representarse gráficamente). Por ejemplo: Apple está representado gráficamente con una manzana. • Su fundamento se encuentra en la homogeneidad del sistema registral. • Reglamentariamente se establecen los requisitos que debe cumplir el solicitante de una marca respecto de la representación gráfica de la misma. • El Art. 1.d) RM establece que la solicitud de registro de una marca debe contener “la reproducción de la marca de conformidad con lo previsto en el art. 2 de este reglamento. • Art. 2.1 RM: “Si el solicitante no desease reivindicar ninguna representación gráfica, sonido, forma o color específicos, la marca se reproducirá en la solicitud en escritura normal mediante letras mayúsculas, cifras y signos de puntuación mecanografiados o impresos por cualquier otro medio adecuado. En este caso, el solicitante deberá efectuar en la solicitud una declaración en tal sentido y la marca se publicará y registrará en los caracteres estándar que utilice la Oficina Española de Patentes y marcas. En el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) se publicará el conjunto de caracteres estándar utilizados por dicha Oficina”. 4. ¿QUÉ PUEDE SER OBJETO DE UNA MARCA? LISTADO ABIERTO DE SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA (ART. 4.2): 2. “Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores”. à DENOMINATIVAS: • Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas; • Las letras, las cifras y sus combinaciones. • Ejemplo: All-bran / Kellogg’s à GRÁFICAS: las imágenes, figuras, símbolos y dibujos (manzana de Apple?) à TRIDIMENSIONALES: • Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. • Tiene que registrarse tanto lo denominativo, como lo gráfico y lo mixto (mixto: que junta en una marca un elemento denominativo y uno grafico). • Por ejemplo la forma característica de las botellas de Granini o os tubos de Pringles. à SIGNOS SONOROS: • Ejemplo: STJCE 21-XI-2003 Shield Mark BV (C-283-01): Oficina del Benelux se intentaban registrar 14 marcas, para proteger el canto de un gallo. Para representar gráficamente el signo sonoro se querían utilizar: las 9 primera notas de “Para Elisa, de Beethoven, notas pentagrama, e incluso la palabra “kukelekuuuu”. El TJUE dijo que se permite que un signo sonoro sea una marca. Pero para que el signo pueda ser marca, ha de ser susceptible de representación gráfica: que pueda representarse gráficamente. No se cumple este requisito cuando el signo sonoro se representa gráficamente por medio de una descripción escrita. o Sí se cumple cuando el signo se representa mediante un pentagrama dividido en compases y en el que figuran una clave, algunas notas musicales y silencios y alteraciones. o Si queremos alegar que alguien infringe nuestra marca, el tribunal deberá tener algún medio para comparar las 2 marcas en conflicto, en este caso los 2 sonidos distintos –representados por medio de pentagrama-. Ejemplo: el sonido de la moto Harley Davidson. O el sonido de Línea Directa. o • à CUALQUIER COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES: • Signos no convencionales: art. 4.2 LM: lista no exhaustiva “tales signos podrán, en particular, ser”. • Signos de color: era uno de los signos más controvertidos a la hora de registrarlos. o Ejemplos: color lila de Milka, color butano de Repsol, color azul de Barclays. o Este color se registra para un servicio concreto (vender chocolate, patrocinar un banco…). o Se registra por medio del Código de Identificación internacionalmente reconocido (pantone). à SIGNOS DE COLOR: • STJCE 6-V-2003 Libertel (C-104/01) [TJCE 2003, 121]: o Un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. § No se satisface con simple reproducción en papel del color. § Si mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido. o La existencia de un carácter distintivo previo al uso sólo puede concebirse en circunstancias excepcionales y, principalmente, cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico” (aunque en relación con art. 3.1 b DM) o ¿Combinaciones de colores presentados de forma abstracta y sin contornos pueden constituir una marca? • STJUE 24-VI-2006 Heidelberger Bauchemie (C-49/02): o Hechos: 2 cuestiones prejudiciales del Bundespatentgericht, en procedimiento incoado por HB contra la resolución de la Oficina de patentes por la que se deniega el registro como marca de los colores azul y amarillo para varios productos destinados a la construcción. Cuestión prejudicial: si y en qué condiciones los colores o combinaciones de colores representados de forma abstracta y sin contornos pueden constituir una marca o Un signo debe ser objeto de una percepción precisa y persistente que garantice la función de origen de la marca. Habida cuenta de la duración del registro de una marca la representación también debe ser duradera”. o “La mera yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contornos o la mención de 2 o más colores en todas las formas imaginables no reúne los requisitos de precisión y de permanencia exigidos. Tales combinaciones pueden adoptar numerosas combinaciones distintas que no permiten al o consumidor percibir y memorizar una combinación que pueda repetir, ni permite a las autoridades y a los operadores conocer el alcance de los derechos protegidos”. “Salvo casos excepcionales, los colores no tienen carácter distintivo ab initio pero lo pueden adquirir tres un uso en relación con los productos y servicios reivindicados” 5. LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO: ABSOLUTAS Y RELATIVAS: -Requisito de carácter negativo: Para poder acceder el registro, se precisa tener un requisito (merito pero en sentido negativo): No pueden registrarse, salvo determinadas excepciones, por medio prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas. -Fundamento prohibiciones absolutas y relativas: • Prohibiciones absolutas (art. 5 LM): o No es un signo; o No susceptible de representación gráfica; o Falta de capacidad distintiva en abstracto; o Falta de capacidad distintiva en concreto; o Obstaculización competidores. • Prohibiciones relativas (arts. 6 a 10 LM): afectan o entran en conflicto con derechos de terceros anteriores o preexistentes. 6. PROHIBICIONES ABSOLUTAS (ART. 5 LM): Artículo 5 Prohibiciones absolutas 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley. b) Los que carezcan de carácter distintivo. c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas. i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París. k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente. 2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma. 3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley. Prohibiciones absolutas: los que no puedan constituir marca por no ser conformes al art. 4.1 LM: cualquier signo que no cumpla con estos requisitos no puede se registrado. • No es un signo; • No susceptible de representación gráfica; à signos olfativos / gustativos • Ausencia de capacidad distintiva en abstracto (marca llamada: zapatos, para zapatos); • Necesidad de mantener el signo libre disponible; • Posible concurrencia de los anteriores factores. 6.1 No es un signo. (Ejemplo: STJUE 25-I-2007, asunto C-321/03 (Dyson): Ejemplo: TJUE asunto c-321/03 (Dyson): Dyson fabrica aspiradores sin bolsa. Se presenta en el registro dentro de la clase 9, se representa gráficamente para poder ser representado, del siguiente modo: se explica como es este recipiente que sustituye a la bolsa: “la marca conste en un receptáculo o compartimiento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora à es demasiado abstracto. Y se ponía la foto en concreto. Pero por medio de esto registro, si se hubiera aprobado, se hubiera impedido, que se diseñara cualquier otro tipo de aspiradora sin bolsa. (Se tendría que haber hecho una patente). TJUE: “no constituye, un “signo” en el sentido del art. 2 de la Directiva. No se puede percibir visualmente lo que se ha descrito. Un aspirador sin bolsa puede tener muchísimas formas, en el sentido del art. 4 LM. 6.2 No susceptible de representación gráfica: Los signos no convencionales como los gustos u olores son los que presentan más problemas: SIGNOS OLFATIVOS: tienen muchos problemas para ser registrados. Ejemplos de signos olfativos: • Olor a césped recién cortado para pelotas de tenis; • Olor a fresas maduras. Dificultades: formal: describir el objeto de la protección. Ejemplo: caso Sieckmann (C-273/00): olor registrado como marca depositando una muestra señalando la fórmula química de la sustancia que desprende el olor y describiéndolo como un olor balsámico con una ligera esencia de canela. • El TJUE consideró que: Puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular mediante figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligble, duradera y objetiva. El requisito no se cumple mediante: o Una fórmula química; o Una descripción con palabras escritas; o El depósito de una muestra del olor o una combinación de estos elementos. SIGNO GUSTATIVO: • Gusto de limón / naranja en medicamentos: no puede ser marca porque no es signo distintivo. • R 120/2001 – OAMI: Rechazó la solicitud de registro porqué considero que cualquier fabricante tiene derecho a utilizar este aroma para disimular el sabor de las medicinas, así como es improbable que sea percibido como una marca. à Capacidad para designar productos y servicios, pues sólo es percibido una vez se ha comprado el producto. (Obstaculización competidores). 6.3 Ausencia de capacidad distintiva en concreto: Estos son: • Los signos que carezcan de carácter distintivo [(art. 5.1. b) LM]; • Los signos descriptivos [(art. 5.1. c) LM]; • Los signos comunes [(art. 5.1. d) LM]; Algunos criterios de análisis básicos y comunes a todas las prohibiciones contenidas en los aps. b), c) y d) del art. 5.1 LM. Juicio fáctico: tener en cuenta las características y circunstancias de hecho que concurren en el signo cuyo registro se solicita –entre ellas, el tipo de marca, y si se trata de una marca denominativa, su significado- como a todos los hechos y circunstancias concomitantes que puedan resultar relevantes, entre ellas: 1. Examinar el signo en su contexto concreto; 2. Examen sintético y global; 3. Atender a la impresión que en efecto provoca el signo en el público pertinente: los sectores interesados en el mercado de los productos o servicios cuya identificación se destina. 4. Interpretar las prohibiciones absolutas de registro a las que nos venimos refiriendo a la luz del fundamento que subyace a las mismas. 6.3.1 Los signos que carezcan de carácter distintivo: Supuestos en los que la falta de fuerza distintiva en concreto del signo de que se trate es particularmente manifiesta o evidente; Carecen de la distinitividad mínima e imprescindible para ser percibidos por el público interesado como un indicador de su origen empresarial; Si la marca difiere de forma significativa de la norma o de los usos de ese sector y, por este motivo, cumple su función esencial de indicación de origen no está desprovista de carácter distintivo. Ejemplos: • Signos genéricos: aquellos que constan exclusivamente de elementos que sirven para identificar el género de los productos o servicios a que pertenecen los que se pretende distinguir con el signo en cuestión. • Una marca excesivamente compleja 6.3.2 Los signos descriptivos: Los compuestos exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. • Designan directamente la especie de los productos o servicios a los que se aplica o aluden a alguna de sus características. • Catálogo de aspectos descriptivos establecidos legalmente: meramente enunciativo (especie, la calidad, la cantidad, el destino) • Combinación de elementos descriptivos: o Puede poseer, no obstante ello, carácter distintivo. Necesario que exista una “diferencia perceptible”, cualesquiera que ésta sea, entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen. o Ejemplos: Lagrimitas de Pollo» para «carne de ave», «Yogulletas» (gallegas con yogurt y chocolate), • Diferenciar de signos sugestivos: Sugieren o evocan y, por ello, informan tan sólo de forma indirecta las características del producto o servicio (ej: «Don Algodón», para prendas de vestir; «Taktus/Tacto de Lázaro» para productos de higiene personal; «La Chufera» para horchata y otras bebidas refrescantes no alcohólicas. o El colchón para vender colchones sería demasiado genérico. Pero el rey del colchón para vender colchones es totalmente válido. Por otro lado, “la chufera” sugiere, pero no se refiere a las características esenciales del producto. o Ejemplo “Baby Dry” : marca comunitaria- para pañales desechables de papel o celulosa y para pañales de gasa. ¿signo descriptivo? No. Es sugestivo, ya que no constituye una expresión conocida de la lengua inglesa para designar tales productos o para presentar sus características esenciales”. La marca lo que hace directamente es sugerir características del producto. Se puede registrar ya que esta construcción “baby-dry” cumple con su función distintiva y no se puede denegar su resgistro con arreglo al art. 7.1 c) del Reglamento nº 40/94.- à Tampoco pueden registrarse los signos descriptivos: que hablan sobre alguna característica del producto como “Digestive”. El término Digestive hace alusión a una característica de la galleta. No se consideró que el concepto “Digestive” se asociará a una sola marca. 6.3.3 Los signos comunes: Compuestos exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Los signos pueden carecer de fuerza distintiva intrínsecamente o por el uso que de ellos se haga en el tráfico antes o después de registro (signos originariamente de fantasía) • No sólo signos comunes; también términos descriptivos o genéricos sobrevenidos • Si deviene común con posterioridad al registro: causa caducidad (art. 55.1 d LM): vulgarización “a causa de la actividad o inactividad de su titular” Algunos signos tridimensionales y, en concreto, los constituidos exclusivamente por (art. 5.1 d LM) : • La forma impuesta por la naturaleza del propio producto; limón helado. No se puede monopolizar esta forma para una sola marca. Porque p.e. no podrías usar un coco para ponerle el helado de limón. • La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico: sartenes: tanto arriba como abajo tienen una forma o diseño especial para que no se enganche la comida. Esta forma o para que no se peguen los productos no se puede registrar porque sino no incentivarias a la genta para que invertiera en i+d. • La forma que da un valor sustancial al producto: porque te gusta un producto y no otro, no se puede registrar que tu vela o llavero tengan esta forma peculiar. Ej: STJUE14-IX-2010, C-48/09 P (Lego II): • “No suficiente que formas alternativas, que tengan otras dimensiones u otro diseño, permitan obtener el mismo resultado técnico”. • “La autoridad competente ha declarado que la solución incorporada en la forma del producto examinada es la técnicamente preferible para la categoría de productos de que se trata. Si el signo tridimensional constituido por tal forma se registrara como marca sería difícil que los competidores del titular de ésta comercializaran formas de producto que fueran verdaderas alternativas, es decir, formas que no fueran similares • y que, no obstante, fueran interesantes desde el punto de vista funcional para el consumidor” Identificación características esenciales y determinación de su función: “la Gran Sala de Recurso declaró que el elemento más importante del signo formado por el bloque Lego consiste en dos filas de proyecciones en la cara superior de ese bloque. En su examen del análisis realizado por la División de Anulación, dicha Sala prestó especial atención a la inclusión del referido elemento en las patentes anteriores de Kirkbi. Dicho examen llevó a la conclusión de que el elemento aludido es necesario para obtener el resultado técnico al que se destina el producto de que se trata, a saber, el ensamblaje de bloques de juego. Además, la Gran Sala de Recurso consideró que todos los elementos restantes del signo consistente en dicho bloque, a excepción únicamente de su color, son igualmente funcionales” à Puede registrarse como marca el lego? –un objeto tridimensional puede inscribirse siempre y cuando no esté incurso en alguna de las clausulas de exclusión-. Aunque una forma tenga claramente un origen identificado (lego), por mas que haya obtenido distinticidad sobrevenida, no se puede registrar como marca por incurrir las prohibiciones siguientes: el tribunal consideró que en la practica todos los juegos típicos de montaje tienen esta forma típica, por lo que aunque hubieran alternativas a esta forma… lo relevante es que otras formas podían obtener el mismo resultado técnico. Signos comunes (ejemplos clase): una marca ha pasado a ponerle nombre a un producto en general “tipex, klineexs”. En este país 51.c) si el tíular de la marca hace esfuerzos para evitar que se vulgarice la marca (ejemplo: lo que se hizo en EEUU con Xerox: porfavor no sigas utilizando este producto con el nombre de mi marca porque me lo sacaran), le permiten que la mantenga en el registro. En cambio en EEUU hubiera sido “tipex” causa de caducidad, ya que el consumidor asocia este nombre no con una marca, sino con un producto en concreto. à es lo que paso en España con los “bios” de danone, caducó por esto y se acabó llamando ahora “activia”. Igual pasa con el pan bimbo. Slogan. Pueden registrarse el slogan “hacemos sencillo lo especial” para una marca informática à clase 9. Sistemas informáticos. Cuando un slogan tiene capacidad distintiva y cuando no? A menos que se demuestre que el slogan se asocie al producto, será difil registrarlo. En este caso el slogan no se consideraba que distinguiere el producto, ya que los clientes no lo asociaban con la marca, a diferencia de lo que sucedería con p.e. just do it y nike. à El público pertinente no percibe el slogan aquí en cuestión como una indicación del origen comercial de los productos. Tiene carácter distintivo el conejito de Lindt? –No. Porque según el TJUE, para algunos estados es muy típico usar un conejo de chocolate para pascua. 6.4 Otras prohibiciones absolutas: 1) Los que sean contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres (art. 5.1. e LM): Ejemplo: se ha denegado en Francia el signo de “je suis Charlie” para comercializarlo y poder obtener provecho à se considero que era contrario al orden público obtener provecho de un atentado terrorista. (se han denegado ya 50 solicitudes de este tipo por el atentado de Charlie Hepdo). En EEUU se pone en duda que esta prohibición sea contraria a la libertad de expresión. Lo que sucedió fue que se prohibió el registro de una marca relacionada con un aspecto religioso. Se ha considerado, por parte del TS EEUU que la libertad de expresión tiene que primar por encima de esta libertad de registro. (el registrador no puede decir que una expresión sea contraria o no al orden público). 2) Signos engañosos (art. 5.1 g LM): los que pueden inducir al público a error sobre, por ejemplo, la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. • Ha de ser muy evidente. Contenido semántico incompatible • A veces necesario restringir los productos / servicios identificados / Deslocalizadores. • Diferencia con causa de caducidad (art. 55.1 e) Incurre en signo engañoso aquel objeto que se ha registrado como X y luego se usa para Y. à este producto será objeto de causa de nulidad registral. Si registramos p.e. sofás corpiel, el registrador no sabe para que se usará, y luego usamos la marca para comercializar sofás de plástico –corpiel es sugestivo-, por lo que si se comercializa con sofás de plástico, se incurriría en una causa de caducidad por engaño. Es semánticamente incompatible ponerle a una tienda de colchones “mascafé”. –el registrador no sabe para que se va a usar el producto- 3) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia. • Incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas (art. 5.1 h LM) • Aprovechamiento de la reputación ajena. Ejemplo: vino espumoso tipo champán. 4) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización (art. 5.1 i LM). 5) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París (art. 5.1 j LM). • Ejemplo: alguien uso el signo olímpico de los aros para promover un evento deportivo sin consentimiento del comité olímpico. 6) Los que, incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente (art. 5.1 K LM). • Ejemplo: unos caramelos con una cruz en medio (happy pills). Demanda por considerar que comercializaba sin el permiso de la cruz roja (lol?) à ahora esta cruz se ha hecho mas redondita. 7) Registro signos complejos (art. 5.3 LM) 8) Distintividad sobrevenida: • Inaplicación de ciertas prohibiciones absolutas (art. 5.2 LM): Lo dispuesto en las letras b, c y d del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma. à si demostramos que el consumidor identifica un producto con un origen empresarial, se puede ir al registro. Aunque las formas tridimensionales, por mas que adquieran distintividad sobrevenida, no podrán acudir al registro. Por ejemplo: se podría registrar digestivo, pero no los Legos. • Ámbito excepción: signos carentes de carácter distintivo, descriptivos o habituales . • Secondary meaning: puede adquirirse antes del registro (en cuyo caso es de aplicación el artículo 5,2 de la LM) o después (en cuyo caso queda subsanada la causa de nulidad absoluta establecida en el art. 51.3 LM). • Presupuestos aplicación - Parámetros que miran los tribunales para afirmar esta distintividad sobrevenida: o Intensidad y alcance geográfico del uso de la marca ; o Percepción del consumidor medio: parte sustancial y significativa del mismo; o Medios prueba: la cuota de mercado que posee la marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales. Pero OJO: limitación establecida en art. 37 LM: si se necesita usar un signo para indicar el destino del producto, puedes utilizar el signo. Si registras digestive, no puedes evitar que se use digestive junto otras palabras como el paraíso digestive. à es lo que se conoce como signos débiles (este “el paraíso es el signo débil”). (igual que milka puede evitar que alguien use el color lila, pero milka no puede evitar que otra marca use un envase 33% lila, 33% blanco, 33% naranja. Casi podemos decir que para que un signo pueda adquirir DS ha de ser NOTORIO (pocas). Ejemplo: botella de granini o de cocacola. EJEMPLO DE PROHIBICIÓN ABSOLUTA: STJCE 7-VII-2005 (C-353/2003): KIT KAT tiene registrada la marca kit kat. Kit kat quería registrar el ligo: have a breajk, have a Kit Kat. Se fue un paso más allá de si el cconsumidor asocia have a break con el kit kat? La pregunta es: debe la marca asociarse solo con “have a break” o debe asociarse con la totalidad del slogan “have a break have a kit kat”? • • Saber: have a break have a kit kat como slogan que se ha registrado por distintividad sobrevenida. Si nike quisiera registrar como slogan “just do it”, lo más probable es que lo consiguiera, por distintividad sobrevenida, por el paso de tiempo, y todos los anuncios que ya han hecho. Todas las prohibiciones de registro tienen su correlativo: causas de nulidad / caducidad. En el registro de patentes y marcas solo las prohibiciones absolutas se examinan de oficio. Las prohibiciones relativas (que hacen referencia a los derechos de 3ras personas, solo se examinan si un tercero se opone, después de que el registro se publique en el BOP. 7. PROHIBICIONES RELATIVAS (arts. 6 a 10 LM): Afectan a derechos anteriores: una persona que tenga una marca anterior igual o similar. Todos los arts. Hasta el 30 van hacia el camino de obtener una marca. A partir del 30 la ley se refiere a los derechos que se obtienen una vez registrada una marca. • Ius prohibendi: 34 y ss LM. Estas prohibiciones de oficio no se analizan de oficio. Tienes tu que oponerte. Derechos que valen para oponerse: 1. Marcas anteriores: 2. Signos idénticos o semejantes a una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares que cree un riesgo de confusión. 3. Solicitudes de marca: con cierta protección, no total. Te van a dar una indemnización, pero no será total. 4. Marcas notorias, no registradas (excepción al principio de adquisición por registro de marca): à 6.1 b). à se pretende proteger al consumidor para que no se confunda. 7.1 Marcas (y nombres comerciales) anteriores –arts. 6 y 7 LM-: Se trata de signos idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos [art. 6.1 a) LM]; o signos idénticos o semejantes a una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares que cree un riesgo de confusión [art. 6.1 a) LM]. Concepto de marca anterior: • Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías (art. 6.2 a LM): o Marcas españolas; o Marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; o Marcas Comunitarias. • Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos I y II de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido. • Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b) a condición de que sean finalmente registradas art. 6.2 c) LM]. • Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París [art. 6.2 d) LM]. o Marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis: mismo concepto que una marca notoria, únicamente no esta registrada. Se tiene protección completa, es decir igual que si se hubiera registrado. La gran diferencia es que esta dentro de la regla de especialidad de protección: lo que no se puede evitar es que un 3ro utilice el mismo signo para productos distintos, esto es la “penalización por no registrar”, à no te puedes salir de la regla de especialidad. Esto por ejemplo cuando eres una marca registrada en varios países de la UE, pero no en un país en concreto. Ejemplo: No se pude registrar Nikei ni para gafas ni comida etc. Artículo 6 Marcas anteriores: 1. No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. 2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias. b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido. c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas. d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. Artículo 7 Nombres comerciales anteriores: 1. No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca. b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior. 2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores: a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen. b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas. 7.2 Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados (art. 8 LM): No puede registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando: • La marca sea notoria o renombrada en España; y su uso: o Pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos… o Pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores; o O, en general, cuando ese uso, se haya realizado sin justa causa. à fuera de estas 3 excepciones, si que se puede usar la marca. Es el ejemplo de las parodias. Ejemplo: una marca de desatacador de baño no puede usar el olor de Chanel nº 5. Hay una diferencia importante entre legislación española y legislación europea: 7.2.1 Concepto marca notoria: Marca notoria: notoriedad es el termino que existe en la directiva europea (para designar las marcas que son conocidas por todos) en cambio en España, la Marca notoria hace referencia a la marca generalmente conocida por un sector en concreto: • La que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al se que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. • La protección otorgada alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. 7.2.2 Concepto de marca renombrada: Marca Renombrada: se crea en el OJ español, para hacer elusión a elementos cuantitativos. à que la marca general es conocida por todo el mundo (cocacola). à Así pues, para el legislador español, la distinción entre marca renombrada / notoria, estriba en un criterio cuantitativo / cualitativo. Para la directiva, la determinación no es cuantitativa, sino cualitativa: que sea conocida por la gente. En cambio en España dependen uno y otros concepto por el sector que los conoce: si es concreto o global (todo el mundo). à el legislador se ha pasado por el forro la directiva, así lo que se usa para determinar la notoriedad: es la cantidad de gente que conoce la marca. (Puede ser que esta definición del legislador español se acabe llevando ante TJUE por incumplimiento Directiva). Concepto: cuando la marca sea conocida por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Art. 8 LM Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados: 1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. 3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. 4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a), b) y c), y en el artículo 7.2. 7.3 Otros derechos anteriores (art. 9 LM): 1) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona persona distinta de solicitante de la marca (art. 9.1 a LM) à no puede llamarse una marca de pelotas de fútbol: Messi. 2) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identique a una persona distinta del solicitante (art. 9.1 b LM); 3) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los arts. 6 y 7 (art. 9.1 c LM): • Al diario de Anna Frank este 3 de enero le terminaban los derecho de autor. Los tenia una institución suiza. 2 estrategias o De repente, justo antes de que se acabara el plazo, se inventaron que el padre era coautor: de modo que se vuelve a alargar 60 años más. o A demás el diario Anna Frank también es una marca. 4) Nombre comercial, denominación o razón social que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante y cree riesgo de confusión, etc. (art. 9.1 d LM); 5) El nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente título (art. 9.2 LM). Artículo 9 Otros derechos anteriores: 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7. d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado. 2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título. 7.4 Marca Agente: Adquisición del derecho de propiedad sobre la marca: • Marca previamente protegida en uno de los países de la Unión de París o ADPIC. • Solicitada y/o obtenida por agente o representante del titular de la marca (agente comercial, concesionario, distribuidor exclusivo…). • Ausencia de justificación: implantación de la marca como propia del agente. Se trata de una excepción al principio de registro: pues hay marcas que pese a no estar registradas, gozan de protección. Ejemplo: El representante en España de una marca alemana muy famosa abre una tienda con esta marca en España. Y tiempo más tarde quiere registrarlo. La marca puede decir que esta marca no se puede registrar en España, porqué esta registrada en Munich, y su representante, sin justificación alguna la ha “transportado a España”, sin el consentimiento de la propia marca. (prohibición art. 10 LM) à puede instarse una acción de cesación. Se da pues la protección aun sujeto que no tiene registrada la marca en España Artículo 10 Marcas de agentes o representantes 1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. 2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2 8. ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA MARCA: 8.1 Regla general (art. 3.1 LM): Registro. Legitimación: Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del “Convenio de París”. Los nacionales de los miembros de la OMC: • Posibilidad de invocar CUP o ADPIC, invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorables respecto de lo dispuesto en la presente Ley. o En España casi no se usa el ADPIC porque los derechos de protección son mucho más elevados que los criterios fijados en el ADPIC (de la OMC). En cambio, en Latinoamérica es muy probable que se acuda al mismo tratado. Reciprocidad: también las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos. Artículo 3. Legitimación. 1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo "Convenio de París", así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio. 2. También podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos. 3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley. 8.2 Excepciones al principio de registro: Marca de agente o representante (art. 10 LM): • Marca previamente protegida en uno de los países de la Unión de parís o ADPIC. • Solicitada y/o obtenida por agente o representante del titular marca (agente comercial, concesionario, distribuidos exclusivo…) • Ausencia justificación: consentimiento, implantación de la marca como propia del agente. Registro de una marca solicitada con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual (art. 2.2 y 3 y 51.1 LM). • Fraude de derechos terceros: o Existencia que legitime a parte defraudada al uso y protección marca o adquisición por cesión o contrato de transmisión o establecimiento mercantil. o Circunstancias que revelen deslealtad (aprovechamiento esfuerzo ajeno o confusión creada o obstaculización). o Ejemplo: si 2 personas socias de una empresa. Una se va y abre en la otra punta de BCN, una tienda con el mismo nombre. • Violación obligación: solicitud y/o registro obtenido en detrimento del mejor derecho de otra persona, cuya posición en relación con marca tiene amparo legal o contractual. Marcas notoriamente conocidas en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París (art. 6.2 d y 24.5 LM). 8.3 Protección jurídica: No completa, no atribuye acciones (o no todas) al titular. Excepción: marcas notoriamente conocidas en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París. Pero: regla de especialidad. • Prohibición relativa de registro [art. 6.2 d) LM): facultad de oposición. • Acción de nulidad: si la marca ya registrada (arts. 52.1 y 59 a LM). • Atribución de los mismos derechos que la marca registrada (art. 34.5 LM). No obstante: art. 40 LM: olvido legislador, y en todo caso, art 6 bis 1 CUP. Registro de una marca solicitada con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual: • Acción reivindicatoria (art. 2.2 y 3 LM). • Acción de nulidad: supuesto solicitud de mala fe (art. 51.1 b LM). Marca de agente o representante. • Prohibición relativa de registro (art. 10 LM): facultad de oposición; • Acción reivindicatoria (art. 2.2 y 3 LM). • Acción de nulidad relativa (art. 10.2 en relación con 52 LM). • Acción de cesación (art. 10.2 LM). 9. EFECTOS DEL DERECHO DE MARCA: Duración (límites temporal): 10 años desde el depósito de la solicitud. Con posibilidad de renovación indefinida. Territorio (límite territorial): España. Si se registra en la OAMI (marca comunitaria): en toda la UE. Contenido: derechos (ar. 34 LM) a qué nos da derecho el registro de una marca?: • Aspecto positivo (art. 34.1 LM): la obtención de una marca te da derecho a utilizarla en el tráfico económico. à derecho exclusivo a utilizar • Aspecto negativo (art. 34.2): ius prohibendi: es el efecto más importante: prohíbe que los demás usen la marca sin tu consentimiento. o El presupuesto común a los 3 supuestos de violación marcaria (art. 34.2): uso del signo sin consentimiento a “para productos o servicios”. à ha de haber un uso de la marca en el tráfico económico sin el consentimiento del titular (este presupuesto debe darse sí o sí). à presupuesto común a os 3 supuestos de violación. o Tres supuestos de violación. Artículo 34. Derechos conferidos por la marca. 1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. 2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. 3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentación. b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo. c) Importar o exportar los productos con el signo. d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido. 4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal. 5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2. 9.1 EL PRESUPUESTO COMÚN A TODAS LAS VIOLACIONES MARCARIAS: El TJUE ha condicionado su cumplimiento a la concurrencia de 4 requisitos que son cumulativos: 1. Uso sin consentimiento del titular. 2. Uso en el tráfico económico: 3. Que esa utilización se efectúe “para productos o servicios” (iguales o similares a aquellos respecto de los que está registrada la marca). 4. Que afecte o pueda afectar a las funciones de la marca: (que es identificar el origen empresarial del producto o servicio). 9.1.1 Uso en el tráfico económico: Ha de ser uso del signo por si mismo: ejemplo: el prestador de servicios que llena por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero latas ya previstas con el signo controvertido no lo utiliza por sí mismo). Uso del signo con trascendencia externa (de cara al público) Que este uso del signo se realice “en el marco de una actividad comercial con ámbito de lucro y no en la esfera privada”. (ánimo de lucro la actividad? O la empresa?) • Uso “puramente comunicativos”: Uso por una asociación dedicada a la defensa del medioambiente (Greenpeace) de un signo idéntico o similar a la marca de la actora (ESSO, ESSO STOP) satirizado (E$$O) en un sito web o como metatag en el marco de una campaña destinada a denunciar e informar a los ciudadanos de la política medioambiental de la compañía y de las prácticas por ella realizada infringía las marcas de la actora especialmente porque ese uso no se insertaba en el marco de una actividad comercial con fin lucrativo. o Ejemplo: La canción de “Barbie girl” fue objeto de una demanda por parte de Mattel, ya que el uso de la marca “Barbie” estaba perjudicando la marca, ya que se vendían discos valiéndose de la reputación de la marca de Barbie de Mattel. El grupo de músico alegó libertad de expresión. • Usos insertos en actividades de naturaleza mixta (son los más problemáticos): hay una finalidad de parodia o de defensa de principios mediambientales…: utilizaciones de signos efectuados en el marco de actividades que poseen una naturaleza mixta; esto es, usos que junto a una faceta económica tienen adicional o, a veces, preponderantemente otros fines, tales como mostrar lealtad a un equipo, criticar o parodiar al titular de la marca o los productos o servicios con ella distinguidos, decorar o embellecer un utensilio, etc. (en adelante, “usos mixtos”). o Ejemplo: un hombre vendía bolsitos de peluche muy similares a los de LV para perros. LV demandó por considerar que se le estaba perjudicando. o Ejemplo: uso del signo “The South Butt” y eslogan “NEVER STOP RELAXING (basado en el slogan de The North Face “never stop exploring” en ropa NEVER STOP SMILING camisetas, gorras, sudaderas… etc. Con fines de parodia. § ¿Hay uso del signo en el tráfico económico)? Si no se usa en el tráfico económico (actividad comercial con ánimo de lucro) ya no estamos ante este presupuesto común. • La otra cara de la moneda: usos injustificadamente excluidos del ius prohibiendi: ejemplo: eres una ONG y vendes camisetas por “Greypeace”. Otro ejemplo: una chapa parecida a cocacola, en la que pone: “enjoy cocaine”. 9.1.2 Uso “para productos o servicios”: En suma: uso de la marca al menos para promover los propios productos o servicios de quien lo emplea es bastante para que pueda considerarse un “uso para productos o servicios” o de un tercero. (no solo uso a título de marca estrictamente). Ejemplos: • El signo se aplica directamente a los productos o servicios de quien lo utiliza para indicar y distinguir su origen empresarial (uso a título de marca en sentido estricto). • Uso para identificar los productos o servicios de un tercero con los que se establece una comparación publicitaria. Uso a título de marca: significa que lo usas para distinguir y diferencias un uso o servicio. (Determinas el origen de un producto). Ejemplo: una persona usaba el link: Loréal para vender productos de loreal falsificados. El tribunal consideró que se estaba utilizando este link a título de marca. Esta marca había comprado el adword en Google de Loréal. (podrías comprar un adwork para hacer comparaciones). Uso para presentar sus productos o servicios como una alternativa a los ofrecidos o prestados por el titular de la marca: à Compras el adword de LV, para que salga Prada. Google: Hechos: la selección por un tercero de un signo idéntico a una marca registrada como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet (en particular, el programa llamado Adwords); selección que tenía por objeto y por efecto la aparición en pantalla de un enlace promocional al sitio en el que el mencionado tercero comercializa sus productos y servicios. 9.1.3 “Afectación a las funciones de la marca”: Supuesto de conflicto previsto en el art. 34.2 b) de la LM: • Amplitud para menoscabar de la función de indicación del origen empresarial de los productos o servicios. Supuestos de conflicto previsto en los arts. 34.2 a) y c) de la LM: • Susceptible de afectar alternativa o cumulativamente alguna de las funciones de la marca y, en particular: o Función de indicación del origen empresarial o Función indicadora de calidad o Función publicitaria / goodwill: 9.2 Ius prohibendi: presupuestos específicos de violación marcaria: las 3 hipótesis de conflicto: Las 3 hipótesis de conflicto (se requiere además que se vulnere la intención de protección de la marca, esto viene establecido como requisito el TJUE, aunque el propio art. no lo diga: En el art. 34.2 b) se requiere el requisito de confusión, por lo que se esta protegiendo el origen empresarial. En el caso del ap. c) se requiere vulneración de la identidad. à TJUE: para que haya vulneración, debe haberse lesionado lo que se trata de proteger en cada apartado. Supuesto previsto en el art. 34.1 a) LM: doble identidad: • Uso signo idéntico al que es objeto de la marca previamente registrada para productos o servicios idénticos respecto de los cuales esta última se registró. o Doble identidad (signos/productos o servicios). o Afectación funciones marca. Supuesto previsto en el art. 34.1 b) LM: Confusión: • Uso de un signo idéntico o similar al que es objeto de la marca registrada para productos idénticos o semejante a aquellos para los que fue registrada cuando su uso no autorizado pueda provocar un riesgo de confusión. o Identidad semejanza signos / identidad semejanza productos / servicios. o Afectación función indicadora del origen empresarial = riesgo de confusión. Supuesto previsto en el art. 34.c) LM: protección ampliada marcas notorias y renombradas. Presupuestos: • Identidad semejanza signos / productos o servicios que no son similares: con más razón si son similares (TJCE Asunto C- 292/00 “Davidoff “/ Durfee). • Marca notoria o renombrada en España: concepto. Art. 8.2 LM: ojo a las diferencias con el art. 2.2 en relación con el art. 5.2 DM: aspecto cualitativo y cuantitativo. • Que el uso del signo signo (igual a similar a la marca notoria o renombrada) pueda (alternativamente): o Indicar una conexión entre los productos o servicios de quien lo emplea y el titular de la marca. o Implicar un aprovechamiento indebido carácter distintivo o de la notoriedad o renombre obtención de una ventaja desleal al asegurarse distintividad mayor para signo propio mediante uso de signo renombrado / obtención de ventaja desleal al renombre. o Un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. • Uso realizado sin justa causa. Ejemplo: partiendo de que Donuts es marca renombrada, la marca “Doughnut” (de la Yaya María) causa riesgo de confusión . • Doughnuts: palabra que es la que en inglés designa precisamente, no como marca sino como lenguaje común, el bollo esponjosos y frito con forma de rosquilla y cubierto de azúcar o chocolate. Ejemplo: Burberry’s es titular de un estampado textil concreto (beige con líneas perpendiculares à tiene registrada una marca gráfica). Otra empresa empieza a comercializar con peluches con este estampado. Hay riesgo de confusión? à protección ampliada del 34.1.c. (si tuviera forma de pañuelo 34.1 a). Ejemplo: que se utilice una marca de helado muy muy similar para vender un video pornográfico, también si utilizas la marca para otro producto de mucha peor calidad, se perjudica la reputación de la marca. • Dilución de una marca: que la marca se use para tantos productos distintos, por ejemplo, falsificados, que la marca pierde todo sentido original. Ejemplo: si pones en una pelota de básquet los anagramas de LV, podría demandar LV por dilución / aguamiento de la marca. 10. EFECTOS DEL DERECHO DE MARCA: LÍMITES: 10.1 Agotamiento del derecho de marca: Límite a la eficacia del derecho subjetivo sobre la marca. El titular de la marca no puede prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Estado Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. • Excepción: existencia de motivos legítimos que lo justifiquen. Fundamento: función esencial del sistema de marcas, esto es, en el nexo entre protección jurídica de la marca y cumplimiento efectivo de las funciones de la misma. Presupuestos: 1. Objetivo: comercialización. “La entrega de muestras no equivalen comercialización, la indicación “prohibida su venta” en el producto impide que pueda apreciarse comercialización”). 2. Subjetivo: comercialización realizada por titular de la marca o con su consentimiento. a. Apreciación consentimiento: i. Las comercializaciones realizadas por terceros por terceros vinculados jurídica o económicamente al titular de la marca se entienden consentidas por este último (ejemplo: licenciatario), siempre que haya estado en condiciones de determinar la calidad de los productos o servicios. ii. Para cada ejemplar. iii. Puede ser tácito (la indicación “prohibida su venta”: elemento decisivo que se opone a que se infiera que hay consentimiento). 3. Territorial: EEE. Fuera de este ámbito territorial, el agotamiento no opera. a. El titular de la marca puede oponerse a la venta de productos marcados a consumidores que se encuentra en EEE o la oferta de venta o anuncio dirigida a los mismos incluso cuando se realiza en el mercado electrónico). Efectos: el derecho exclusivo conferido por la marca se agota de forma que el titular de la marca ya no está facultado para prohibir su uso. Incluida la utilización de la marca en la publicidad relativa al ofrecimiento y comercialización de los productos que llevan la marca. • Excepción: existencia de motivos legítimos. EJEMPLOS: 1. Gafas de sol que se fabrican. Llegan a Francia, que las adquiere y las exporta a España. O que se adquieran en EEUU y se exporten a España. 2. Fabricante y comercializador de perfume de gama alta de Marca Registrada (Chanel nº 5). Producto que se comercializa en tienedas selectas. Francia las adquiere y las comercializa en España. 10.2 Otras limitaciones: Art. 37 LM: El titular no puede prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de buena fe: • De su nombre y de su dirección (art. 37 LM). • De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad etc. U otras características de éstos (art. 37 LM) = indicaciones descriptivas. • De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios (art. 37 c LM). o Uso de la marca para informar al público de que el anunciante está especializado (o es especialista) en la venta, o que repara y mantiene los productos que llevan dicha marca, comercializados con la marca por el titular o con su consentimiento. o Uso marcas para proporcionar al público una información comprensible y completa sobre la compatibilidad del producto que comercializa con el que llva las mencionadas marcas. ¿Uso necesario? Cuando, en la práctica, un tercero no puede comunicar al público una información comprensible y completa sobre este destino sin usar la marca ajena. Exigencia común a los 3 supuestos: uso conforme a las prácticas leales en materia tributaria o comercial. o • 11. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA: -Renovar -Obligación de usar la marca (art. 39 LM): utilizar la marca en España de manera efectiva y real en el plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de su concesión o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de 5 años à causa de caducidad. (art. 55.1 c LM). • Apreciación: o Basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias. En particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trata para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegido por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia de uso de la marca. o No es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo. • Supuestos que se conciben como uso en particular (art.- 39.2 LM): o El empleo de la marca en una forma que difiera en los elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. o La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación. o La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento. • Exclusión: usos simbólicos, colocación de la marca por el titular sobre objetos que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos: utilización de la marca por una asociación sin ánimo de lucro durante actos puramente privados, o para anunciar o promover tales acontecimientos. • Uso parcial. • Causas justificativas: impedimentos que guarden una relación suficientemente directa con una marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular. 12. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA: Causas de nulidad (arts. 51 a 54 LM): • Prohibiciones de registro no quedan sanadas por el registro como marca del signo. • Causas de nulidad absolutas y relativas. o Absolutas: acción de nulidad imprescriptible. Causas de caducidad: art 55 a 58. Legitimación 13. NOMBRE COMERCIAL Y RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO: -Nombre comercial: • Concepto (art. 87.1 LM); • Normativa aplicable (art. 87.3 LM). Artículo 87. Concepto y normas aplicables. 1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. 2. En particular, podrán constituir nombres comerciales: a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas. b) Las denominaciones de fantasía. c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. d) Los anagramas y logotipos. e) Las imágenes, figuras y dibujos. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. 3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas. -Rótulo establecimiento: • Concepto: Antiguo art. 82 (derogado) pero que atiende a la siguiente definición: 1. Se entiende por rótulo de establecimiento el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. 2. Podrán, especialmente, constituir rótulos de establecimiento: Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas. Las denominaciones de fantasía. Las denominaciones alusivas a la actividad del establecimiento. Los anagramas. Cualquier combinación de los signos que con carácter enunciativo se mencionan en los apartados anteriores. • Protección por la LCD: “La Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno político y económico, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal. Por otra parte, la protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ámbitos territoriales si no existiera oposición de tercero, como consecuencia del nuevo procedimiento, en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades. La Ley fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias el tránsito a este nuevo modo de protección de los rótulos de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores”. ...