Tema 15: La protección de los signos distintivos (2013)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Administración y Dirección de Empresas (BBA) + Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Mercantil I
Año del apunte 2013
Páginas 6
Fecha de subida 17/10/2014
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Marcos  Sauquet  Trías           El  derecho  industrial  y  de  la  competencia   Derecho  Mercantil  I  –  Tema  15     Tema  15:  La  protección  de  los  signos  distintivos   Las  marcas  se  regulan  por  la  Ley  17/2001  de  Marcas.       Se   debe   tener   presente   que   dentro   del   patrimonio   del   empresario   existen   determinados   activos,   en   este   caso   inmateriales,   que   permiten   diferenciar   los   productos  o  servicios  de  ese  empresario  de  los  de  otro  o  eventualmente  la  empresa   que  desarrolla  un  empresario  de  la  empresa  de  otros.  Los  primeros  se  reconocen   como  marcas  y  los  segundos  como  nombres  comerciales.       Estos  bienes  que  permiten  diferenciar  bien  productos  bien  empresas  que  gozan  de   cierto   privilegio   consistente   en   el   uso   exclusivo   por   parte   de   su  titular.   De   forma   que   el   titular   de   una   marca   o   nombre   comercial   pueden   utilizar   esos   signos   de   forma   exclusiva   o   excluyente   con   respecto   a   otros   empresarios.   El   fundamento   principal   de   ese   uso   exclusivo   es   que   promueve   seguridad   protegiendo   los   intereses   de   los   consumidores.   Cuando   un   consumidor   adquiere   un   producto   y   confía   en   esa   marca   automáticamente   está   confiando   en   el   producto,   cosa   que   genera   eficiencia   en   el   mercado.   Sin   embargo,   debido   a   que   este   derecho   en   exclusiva   puede   generar   una   alteración   de   los   mercados   el   OJ   limita   el   alcance   y   exclusividad   del   mismo,   así   pues   la   doctrina   unánimemente   dice   que   el   derecho   de   marca  otorga  una  exclusiva  de  carácter  relativo.       Marcas   El   artículo   4.1   de   la   Ley   de   Marcas   define   el   concepto   de   marca,   y   dice   que   se   entiende   por   marca   todo   signo   susceptible   de   representación   gráfica   que   sirva   para   distinguir   en   el   mercado   productos   o   servicios   de   una   empresa   de   los   de   otras.  Así  pues  hay  dos  características  fundamentales  de  las  marcas:   • Deben  ser  susceptibles  de  representación  gráfica   • Deben   tener   un   carácter   marcadamente   individualizador.   Así   pues   no   se   puede  considerar  como  marca  denominaciones  de  carácter  genérico.       El  4.2  establece  un  listad  ad   exemplum  de  lo  que  puede  ser  registrado  como  signo   distintivo:   2. Tales  signos  podrán,  en  particular,  ser:   a) Las   palabras   o   combinaciones   de   palabras,   incluidas   las   que   sirven   para  identificar  a  las  personas.   b) Las  imágenes,  figuras,  símbolos  y  dibujos.   c) Las  letras,  las  cifras  y  sus  combinaciones.   d) Las   formas   tridimensionales   entre   las   que   se   incluyen   los   envoltorios,   los   envases   y   la   forma   del   producto   o   de   su   presentación.   e) Los  sonoros.   f) Cualquier   combinación   de   los   signos   que,   con   carácter   enunciativo,   se  mencionan  en  los  apartados  anteriores.         65   Marcos  Sauquet  Trías           El  derecho  industrial  y  de  la  competencia   Derecho  Mercantil  I  –  Tema  15         Existen  distintos  criterios  de  clasificación  de  las  marcas:   • Producto/servicio   o De  producto.  Ejemplo:  Coca  cola   o De  servicio.  Ejemplo:  ESADE     • Originarias/derivadas   o Originarias.  Ejemplo:  Coca  cola   o Derivativas.  Ejemplo:  Coca  cola  0     • Colectivas/individuales   o Colectivas   (art.   62).   Ponen   de   manifiesto   o   identifican   a   los   miembros  de  una  asociación.  Ejemplo:  Star  Alliance     o Individuales     • De  garantía   o De  garantía  (art.  68).  Marcas  que  utilizan  aquellas  personas  que  han   demostrado  haber  superado  los  criterios  de  calidad  impuestos  por  el   titular   de   la   marca.   Ejemplo:   requisitos   de   niveles   de   calidad   para   poder   ser   proveedor.   Una   empresa   dedicada   a   certificar   controles   de   calidad  dice  que  cumples  ciertos  requisitos  por  lo  que  te  deja  utilizar  la   marca  de  la  que  es  titular:  ISO  9003.     • Nacionales/Comunitarias/Internacionales   o Nacionales:  Cuando  solicitamos  una  marca  se  debe  indicar  el  marco   territorial  para  el  que  queremos  dicha  protección.  Esto  puede  ser  a   tres  niveles.     o Comunitarias   o Internacionales     • Notorias   o Marcas   notorias:   determinadas   marcas   por   su   prestigio,   por   su   volumen   de   ventas,   por   su   tradición   o   por   cualquier   otro   motivo   son   conocidas,   o   especialmente   conocidas,   en   el   sector   específico   en   el   que   se   comercializan   los   productos   o   servicios   que   las   incorporan.   Por   ejemplo,   en   el   sector   del   derecho   encontramos   a   Thomson   Aranzadi.  Su  régimen  jurídico  está  en  el  artículo  8.  A  estas  marcas  les   son   de   aplicación   ciertas   particularidades   relativas   al   principio   de   especialidad.       • Renombradas   o Marcas   renombradas:   aquellas   que   por   su   prestigio,   volumen   de   ventas,  reconocimiento,  grado  de  penetración  en  el  mercado…  gozan   de  predicamento  y,  por  tanto,  de  conocimiento  por  todo  el  público  en   general.   Estas   marcas   también   gozan   de   un   nivel   de   protección   especial   en   el   marco   del   principio   de   especialidad.   Ejemplo:   Coca   cola.       66   Marcos  Sauquet  Trías           El  derecho  industrial  y  de  la  competencia   Derecho  Mercantil  I  –  Tema  15       Sin   embargo,   no   todas   las   marcas   son   susceptibles   de   inscripción   pues   para   que   una  marca  sea  susceptible  de  protección  debe  tener  carácter  individualizador  y  ser   susceptible  de  representación  gráfica  pero,  a  demás,  no  deberá  incurrir  en  ninguna   de   las   prohibiciones   reconocidas   en   los   artículos   5   y   6   de   la   Ley   de   Marcas   que   reconocen  respectivamente  prohibiciones  absolutas  y  prohibiciones  relativas.     Las   prohibiciones   absolutas   son   aquellas   que   conceptualmente   o   por   la   materia   que   abordan   o   por   su   configuración   vulneran   o   contravienen   aspectos   que   se   consideran  esenciales  por  el  legislador.  Estas  son:   • Imposibilidad  de  registrar  como  marca  aquellos  signos  que  no  cumplan  con   los   dos   presupuestos   establecidos   en   el   4.1:   ser   susceptibles   de   representación  gráfico  y  tener  carácter  individualizador.     • Los  signos  genéricos     • Los  compuestos  exclusivamente  de  signos  o  indicaciones  que  han  devenido   de   una   forma   habitual   de   denominación   de   un   producto.   Ejemplo:  kleenex.   Sin  embargo  debido  a  que  esto  se  convirtió  nombre  del  producto  después  de   haber  sido  marcas  no  infringirá  esta  prohibición  al  revés   • Los   que   reproduzcan   escudos,   banderas   de   España…   a   menos   que   haya   debida  autorización.       A   pesar   de   que   las   vistas   anteriormente   son   las   esenciales,   en   el   artículo   encontramos  otras:     Artículo  5  Prohibiciones  absolutas   1. No  podrán  registrarse  como  marca  los  signos  siguientes:     a) Los   que   no   puedan   constituir   marca   por   no   ser   conformes   al   artículo   4.1   de   la   presente  Ley.     b) Los  que  carezcan  de  carácter  distintivo.     c) Los   que   se   compongan   exclusivamente   de   signos   o   indicaciones   que   puedan   servir   en   el   comercio   para   designar   la   especie,   la   calidad,   la   cantidad,   el   destino,   el   valor,   la   procedencia   geográfica,   la   época   de   obtención   del   producto   o   de   la   prestación   del   servicio  u  otras  características  del  producto  o  del  servicio.     d) Los   que   se   compongan   exclusivamente   de   signos   o   indicaciones   que   se   hayan   convertido   en   habituales   para   designar   los   productos   o   los   servicios   en   el   lenguaje   común  o  en  las  costumbres  leales  y  constantes  del  comercio.     e) Los  constituidos  exclusivamente  por  la  forma  impuesta  por  la  naturaleza  del  propio   producto   o   por   la   forma   del   producto   necesaria   para   obtener   un   resultado   técnico,   o   por  la  forma  que  da  un  valor  sustancial  al  producto.     f) Los  que  sean  contrarios  a  la  Ley,  al  orden  público  o  a  las  buenas  costumbres.     g) Los  que  puedan  inducir  al  público  a  error,  por  ejemplo  sobre  la  naturaleza,  la  calidad   o  la  procedencia  geográfica  del  producto  o  servicio.     h) Los  que  aplicados  a  identificar  vinos  o  bebidas  espirituosas  contengan  o  consistan  en   indicaciones   de   procedencia   geográfica   que   identifiquen   vinos   o   bebidas   espirituosas   que   no   tengan   esa   procedencia,   incluso   cuando   se   indique   el   verdadero   origen   del     67   Marcos  Sauquet  Trías           El  derecho  industrial  y  de  la  competencia   Derecho  Mercantil  I  –  Tema  15     producto   o   se   utilice   la   indicación   geográfica   traducida   o   acompañada   de   expresiones  tales  como  «clase»,  «tipo»,  «estilo»,  «imitación»  u  otras  análogas.     i) Los   que   reproduzcan   o   imiten   el   escudo,   la   bandera,   las   condecoraciones   y   otros   emblemas   de   España,   sus   Comunidades   Autónomas,   sus   municipios,   provincias   u   otras  entidades  locales,  a  menos  que  medie  la  debida  autorización.     j) Los   que   no   hayan   sido   autorizados   por   las   autoridades   competentes   y   deban   ser   denegados  en  virtud  del  artículo  6  ter  del  Convenio  de  París.     k) Los  que  incluyan  insignias,  emblemas  o  escudos  distintos  de  los  contemplados  en  el   artículo   6   ter   del   Convenio   de   París   y   que   sean   de   interés   público,   salvo   que   su   registro  sea  autorizado  por  la  autoridad  competente.     2.
Lo   dispuesto   en   las   letras   b),   c)   y   d)   del   apartado   1   no   se   aplicará   cuando   la   marca   haya   adquirido,   para   los   productos   o   servicios   para   los   cuales   se   solicite   el   registro,   un   carácter   distintivo  como  consecuencia  del  uso  que  se  hubiera  hecho  de  la  misma.   3.
Podrá   ser   registrada   como   marca   la   conjunción   de   varios   signos   de   los   mencionados   en   las   letras   b),   c)   y   d)   del   apartado   1,   siempre   que   dicha   conjunción   tenga   la   distintividad   requerida  por  el  apartado  1  del  artículo  4  de  la  presente  Ley.       Las  prohibiciones  relativas  están  asociadas  a  la  existencia  de  una  marca  previa.  Se   deniega   la   protección   de   una   marca   o   signo   distintivo   en   relación   con   una   marca   previamente  existente.  No  va  a  ser  posible  o  se  va  a  denegar  la  protección  de  una   marca   que   sea   idéntica   o   semejante   a   una   previamente   inscrita   y   con   la   que   pueda   existir   un   cierto   riesgo   de   asociación.   Si   hay   riesgo   de   que   exista   una   asociación   parece  razonable  que  el  legislador  prohíba  o  limite  el  uso  de  dicho  signo  distintivo.     De   todas   las   prohibiciones   relativas   que   incluye   la   ley   en   sus   artículos   6   y   siguientes  debemos  destacar  las  siguientes:   1º.
Los   signos   distintivos     que   designe   productos   o   servicios   idénticos   o   que   existiendo   semejanza   entre   el   signo   y   la   marca   anterior   y   los   respectivos   productos   o   servicios,   exista   un   riesgo   de   confusión   en   el   público,  lo  que  comporta  el  riesgo  de  asociación  con  la  marca  anterior.     2º.
El  nombre,  imagen,  retrato  o  cualquier  otro  elemento  de  identificación   que   no   sean   los   del   solicitante,   a   menos   que   medie   la   debida   autorización.         3º.
Los  signos  o  medios  que  supongan  un  aprovechamiento  indebido  de  la   reputación  de  otros  signos  o  medios  ya  registrados.       Esto  debe  ser  puesto  en  relación  con  los  derechos  del  titular  de  las  marcas.  Una  vez   determinadas   las   marcas   la   clave   está   en   conocer   a   partir   de   que   momento   y   en   que  condiciones  una  determinada  persona  puede  ostentar  derechos  sobre  un  signo   distintivo.  El  artículo  2  de  la  Ley  de  Marcas  sienta  un  principio  en  virtud  del  cual  el   derecho  de  una  marca  se  adquiere  con  el  registro.  Por  tanto  la  inscripción  de  ese   signo   distintivo   en   el   registro   de   la   Oficina   Española   de   Patentes   y   Marcas   es   constitutivo  del  derecho  exclusivo  de  carácter  relativo  referido  anteriormente.         68   Marcos  Sauquet  Trías           El  derecho  industrial  y  de  la  competencia   Derecho  Mercantil  I  –  Tema  15         Derechos  que  otorga  el  registro:     1. El   derecho   de   uso   en   exclusiva.   Al   inscribir   una   marca   es   preciso   identificar   los   productos   y   servicios   que   pretenden   protegerse.   Para   hacer   esta   carga   más   llevadera   en   términos   internacionales   se   ha   elaborado   un   nomenclátor   internacional:  listado  ordenado  y  agrupado  de  actividades  a  las  cuales  se  les   da   una   enumeración.   Una   vez   inscrita   la   protección   se   obtiene   exclusivamente   para   ese   conjunto   de   actividades,   quedando   abiertos   el   resto   de   sectores   o   conjuntos   de   actividad   a   ulteriores   protecciones   de   terceros   que   quieran   registrar   una   marca   idéntica   o   parecida   en   esos   subsectores   de   actividad.   Esto   se   denomina   principio   de   especialidad   que   tiene   como   excepción   a   las   marcas   notorias   y   a   las   marcas   renombradas.   Es   decir,   las   marcas   renombrados   van   a   quedar   protegidas   en   todo   el   nomenclátor   aunque   no   se   solicite   expresamente   su   registro,   lo   que   supone   que   van   a   tener   derecho   a   oponerse   a   la   inscripción   en   cualquier   género   de   actividad.  En  las  notorias  sucede  lo  mismo  pero  respecto  a  los  nomenclátors   asociados  al  sector  donde  la  marca  está  reconocida.       2. Derecho  a  oponerse  al  uso  de  la  marca  por  terceros,  ius   probendi.  No  es  un   derecho   absoluto   sino   limitado   a   las   actividades   protegidas.   Precisamente   por  la  particularidad  de  este  derecho,  se  convierte  o  tiene  una  vertiente  de   obligación   consistente   en   una   obligación   de   hacer   si   no   quiere   que   su   derecho  se  vea  perjudicado.       3. El   titular   de   la   marca   tiene   derecho   a   ejercitar   las   acciones   civiles   y   penales   en   protección   de   su   marca.   Acciones   reconocidas   en   la   ley   de   marcas   así   como  en  otras  disposiciones  como  puede  ser  la  ley  de  competencia  desleal  o   el  propio  código  penal.       4. Derecho   a   oponerse   a   una   marca   que   considere   similar   o   idéntica   en   los   términos  establecidos  por  el  artículo  6.       Sin  embargo  estos  derechos  no  se  conceden  de  manera  indefinida  sino  que  están   sujetos   a   un   termino.   Se   conceden   por   un   periodo   de   10   años,   transcurridos   los   cuales   el   titular   podrá   bien   renovar   la   marca   o   bien   no   hacerlo.   Además   de   esta   limitación   de   carácter   temporal,   este   derecho   en   la   medida   que   es   exclusivo   de   carácter  relativo  está  sometido  a  algunas  restricciones  que  enumeramos:     • Caducidad:   arts.   39   y   55   de   la   ley.   Al   titular   de   la   marca   se   le   obliga   a   utilizarla   en   el   conjunto   de   actividades   para   las   cuales   ha   solicitado   protección.  Así  pues  si  el  titular  de  una  marca  deja  de  utilizarla  durante  un   período  de  5  años  su  derecho  le  caduca  por  lo  que  cualquier  tercero  podrá   solicitar  la  inscripción  de  ese  signo  distintivo  a  su  favor.       • Nulidad   relativa:   el  titular  de  una  marca  tiene  la  facultad  de  prohibir  el  uso   de  ese  signo  distintivo  a  un  tercero  sin  autorización.  Ese  derecho  tiene  una     69   Marcos  Sauquet  Trías           El  derecho  industrial  y  de  la  competencia   Derecho  Mercantil  I  –  Tema  15     vertiente  en  forma  de  obligación.  Si  el  titular  de  una  marca  permite,  tolera,   el  uso  de  ese  signo  distintivo  durante  un  periodo  de  5  años  a  un  tercero  ese   tercero   quedará   automáticamente   habilitado   con   base   legal   a   continuar   utilizándolo.       Existen  los  límites  del  derecho  de  marca:   • Principio  de  especialidad:  afecta  a  todo  tipo  de  marcas  excepto  las  notorias   y  renombradas  en  los  términos  ya  indicados.       • Agotamiento   del   derecho   de   marca:   art.   36   de   la   ley.   Está   asociado   únicamente   a   los   bienes   que   incorporan   marcas.   Parte   de   la   premisa   fundamental   de   que   el   titular   de   una   marca   no   puede   prohibir   que   el   legitimo   adquirente   de   un   bien   en   el   espacio   económico   europeo   utilice   con   posterioridad   la   marca   precisamente   para   promocionar   la   comercialización   de  ese  producto  una  vez  usado  o  eventualmente  si  es  nuevo.       • Limitación   del   derecho   de   marca:   art.   37.   Está   dirigido   a   aplicarse   en   los   servicios.   Conforme   a   este   precepto   se   pone   de   manifiesto   que   el   ius   proibiendi    del  titular  de  la  marca  no  alcanza  a  aquellos  supuestos  en  los  que   el   prestador   de   un   servicio   manifiesta   al   mercado   su   habilidad,   sus   conocimientos,   su   pericia   para   la   prestación   de   determinados   servicios   (especialmente   los   de   post   venta)   o   eventualmente   la   idoneidad   de   los   productos   que   vende   en   cuanto   a   la   compatibilidad   con   productos   de   una   marca.       El  nombre  comercial   Éstos   permiten   diferenciar   las   empresas   de   un   empresarios   de   las   empresas   de   otros.  Podrán  o  no  coincidir  con  una  marca.  Ejemplo:  movistar,  es  la  forma  en  que   telefónica   SA   se   proyecta   en   el   mercado,   no   solo   identifica   los   productos   sino   la   propia  actividad  que  desarrolla  la  empresa.     Hay  un  régimen  jurídico  muy  similar  con  el  de  las  marcas.  La  propia  ley  establece   todo.       70   ...